Вимога про визнання торговельної марки добре відомою не може бути задоволена в позовному провадженні як окрема, оскільки така вимога не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва) торговельної марки іншою особою.
За відсутності недобросовісності в реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений у межах загальної позовної давності, що не може бути меншою від п’яти років із дати реєстрації марки.
Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у справі щодо визнання торговельної марки добре відомою та визнання недійсними свідоцтв України іншої особи на знак для товарів і послуг.
У цій справі фармацевтична фірма «Дарниця» звернулася до суду з позовом до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій і АТ «Лубнифарм». Позивач стверджував, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні станом на 1 січня 1997 року на його ім’я для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати». Водночас, на думку позивача, належний «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 1 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів.
Суди першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги фармацевтичної фірми «Дарниця» задовольнили повністю.
Розглядаючи цю справу, Велика Палата ВС передусім зауважила, що на час звернення позивача до суду з позовом ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» установлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України або судом. Водночас визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку.
Розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов’язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки та не є способом набуття прав на неї. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою в рішенні Апеляційної палати.
Як зазначила ВП ВС, ч. 1 ст. 6 bis Паризької конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), який, за наведеним положенням Конвенції, застосовується за умови, що знак (марка) «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є в цій країні загальновідомим». Тобто з урахуванням зазначеного положення визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).
Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином установленням юридичного факту, який у позовному провадженні в змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов’язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору.
Також Велика Палата ВС акцентувала, що за відсутності недобросовісності в реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений у межах загальної позовної давності, що не може бути меншою від п’яти років із дати реєстрації марки.
Варто додати, що, мотивуючи свою позицію, ВП ВС у цій справі для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки, звернулася до практики Суду справедливості ЄС. Цей Суд у справі C-482/09 (рішення від 22 вересня 2011 року) розтлумачив доктрину «мовчазної згоди» (acquiescence) у праві ЄС. Велика Палата ВС послалася на це тлумачення, щоб показати, що в питанні охорони та захисту прав на торговельні марки можливим і навіть таким, що має бути однаковим у всіх державах – учасницях ЄС, є підхід, за яким два власники торговельних марок (що містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх.
Отже, у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов’язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув позивач це право та чи є знак відповідача таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.
Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, установлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем недобросовісною.
Постанова ВП ВС від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/118601114.
